какие лицензионные договоры подлежат регистрации
Нужно ли регистрировать лицензионный договор на товарный знак и патент?
На основании лицензионного договора правообладатель товарного знака, изобретения, промышленного образца, полезной модели может передавать исключительные права на данные объекты другим лицам, получая при этом прибыль. Лицензионное соглашение относится к договорам гражданско-правового характера, но имеет свои особенности: нематериальный предмет сделки, сохранение исключительных прав за владельцем, срочный и территориальный характер, специфика денежных расчетов между сторонами, необходимость в регистрации в органах государственной власти.
Что такое лицензионный договор?
Лицензионное соглашение – это договор, который сочетает в себе черты нескольких различных видов сделок:
В некоторых странах, например, во Франции, лицензионный договор рассматривается как разновидность договора аренды собственности и на него распространяются правовые нормы, регулирующие сделки с материальными видами собственности.
В соглашении участвуют 2 стороны: лицензиар – правообладатель результата интеллектуальной деятельности (РИД) и лицензиат – принимающая сторона. Согласно Гражданскому кодексу РФ (ст. 1235), лицензиар обязан предоставить права лицензиату на использование РИД в пределах, очерченных рамками лицензионного договора. При этом патент (или свидетельство), подтверждающий исключительное право, остается у его владельца.
Без заключения договора использование объектов интеллектуальной собственности является незаконным. Если в соглашении прямо не указан способ использования РИД, то такое право не считается предоставленным по умолчанию. Если владельцем патента (свидетельства) ранее была заключена другая сделка, то новое соглашение не является причиной для расторжения или изменения предыдущего.
Договор также обязательно должен быть оформлен в письменном виде. Если лицензиат нарушит условия договора в части использования РИД, то при расторжении соглашения он обязуется вернуть лицензиару техническую документацию и прекратить использование объектов интеллектуальной собственности.
Виды лицензионных соглашений
Лицензионные договоры отличаются по нескольким критериям:
Виды лицензий по объему прав
По объему передаваемых прав на РИД соглашения могут быть следующих основных видов:
Добровольные и принудительные лицензии
По добровольности передачи исключительных прав договоры могут быть следующих типов:
Другие виды соглашений
По необходимости оплаты различают следующие виды лицензий:
По местонахождению сторон договоры могут быть:
Что можно продать по лицензионному договору?
Предметом лицензионного соглашения являются исключительные права на РИД, а не сам объект интеллектуальной собственности в овеществленной форме. Неимущественные права, например, право на авторство изобретения, также не передаются.
В качестве таких объектов РИД могут выступать:
Наименования мест происхождения товаров и географические указания не могут быть предметом договора, так как они тесно связаны с особенностями места производства товаров. При передаче прав на них потребитель может быть введен в заблуждение. Сделки по коммерческим обозначениям и секретам производства, которые не подлежат регистрации в «Роспатенте», проходят в рамках коммерческой концессии (франчайзинга).
Для товарных знаков также существует исключение. Если обозначение зарегистрировано как коллективный знак, то передать права на него нельзя, так как он используется несколькими предприятиями одновременно.
В тексте договора должен быть четко определен предмет соглашения – вид РИД, его название, регистрационный номер в «Роспатенте», подробное описание для полезной модели, изобретения, промышленного образца, товарного знака. К договору могут быть приложены технические схемы, чертежи, другие изображения предмета сделки. Если в будущем возникнет вопрос о его несогласовании, то договор может быть признан незаключенным.
Как оформить лицензионный договор?
Лицензия – это гражданско-правовой договор, структура которого состоит из 3 главных частей:
Основные требования к оформлению договора следующие:
Основные условия
Как уже указывалось выше, содержание лицензионных договоров определяется общими требованиями гражданского права. Однако некоторые условия являются специфическими:
Объем передаваемых прав и обязанности
Для каждого вида РИД и средств индивидуализации имеются свои особенные способы использования, которые регламентируются статьями 4 части ГК РФ. Так, например, изобретения могут использоваться следующими способами:
Способы использования РИД, указанные в ГК РФ, не носят исчерпывающего характера, поэтому владельцы наделены свободой в их определении. Одного только указания вида лицензии (исключительной или неисключительной) в договоре недостаточно. Необходимо четко расписать, какие права передаются лицензиату. В каждом случае это определяется индивидуально, исходя из интересов сторон.
Ограничения могут накладываться на использование РИД в определенной сфере деятельности. С другой стороны, лицензиар обязан предоставить лицензиату документацию в полном объеме для полноценного выпуска продукции. В договоре также может быть предусмотрена обязанность правообладателя оказывать практическую поддержку для освоения производства лицензионной продукции, для ее обслуживания после продажи. Для защиты прав лицензиата в соглашение можно ввести условие, что правообладатель обязуется сообщать о решении заключить договор с другими лицами.
Одним из важных моментов договора является контроль качества выпускаемых товаров, которое должно быть не хуже, чем у правообладателя. В противном случае лицензиар может запретить дальнейшее использование РИД.
Вознаграждение
Если в соглашении не указано иное, то принимающая сторона должна уплатить правообладателю вознаграждение (ст. 1235 ГК РФ). Отсутствие указаний о размере вознаграждения и способе его оплаты делает договор юридически ничтожным.
Платежи могут осуществляться различными способами:
Безвозмездная передача исключительных прав между коммерческими организациями не допускается. Контроль платежей по обоюдному согласию может производиться через аудитора.
Срок действия соглашения
Срок действия лицензии напрямую зависит от продолжительности правовой охраны РИД. Для разных объектов интеллектуальной собственности он составляет от 5 лет (промышленные образцы) до 20 лет (изобретения). Для некоторых РИД этот срок можно продлить, например, для товарных знаков действие свидетельства можно увеличивать по заявлению на 10 лет неограниченное количество раз. Если такой возможности нет, то срок, на который передаются исключительные права, не должен превышать продолжительность правовой охраны объекта.
В договоре необходимо указать обязанность лицензиара следить за истечением этого срока и своевременно продлевать его, оплачивать ежегодные пошлины за поддержание патента. В противном случае договор утрачивает свою силу, если правовая охрана РИД признана недействующей. Это может привести к убыткам для одной или обеих сторон сделки.
Если в договоре отсутствуют сведения о сроке действия соглашения, то по ст. 1235 ГК РФ он принимается равным 5 годам. В юридической практике такие договоры обычно заключаются на длительный срок, пока объект РИД не устареет морально.
Территория
Лицензионные договоры имеют территориальный характер. Их действие ограничивается страной, в которой получена правовая охрана РИД. По желанию правообладателя территория может быть сужена до определенных регионов, в которых он разрешает лицензиату использовать результаты интеллектуальной деятельности.
Если в договоре отсутствуют указания о территории действия предоставляемых прав, то они распространяются на всю Российскую Федерацию. Производство и реализация экспортной продукции в странах, не предусмотренных соглашением, запрещена. Лицензии по сути являются экономическим инструментом для разделения рынков между правообладателями и лицензиатами.
Стороны лицензионного договора
Лицензионный договор не может быть односторонним. Субъектов договора, согласно ст. 420 ГК РФ должно быть не менее двух. Инициатива для заключения соглашения может исходить как от лицензиата, так и от правообладателя.
Если владельцев РИД несколько, то они могут оформить соглашение о совместном использовании лицензионного права. Те граждане, которые не занимаются предпринимательской деятельностью, могут быть лицензиарами только для объектов патентного права – изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений. Иностранные граждане или юридические лица имеют право выступать как в качестве лицензиаров, так и лицензиатов.
Нужно ли регистрировать лицензионный договор?
Гражданским кодексом РФ (п.2 ст. 1232) предусмотрено, что если предметом договора является объект, подлежащий государственной регистрации, то и лицензионный договор также необходимо зарегистрировать. Таким образом, договоры передачи прав на основные объекты патентного права (изобретения, полезные модели, промышленные образцы), а также на товарные знаки и знаки обслуживания должны регистрироваться в «Роспатенте», на селекционные достижения – в ФГБУ «Госсорткомиссия».
При этом в соответствующем государственном реестре вносится запись о лицензии. Это способствует стабильности оборота объектов интеллектуальной собственности и защите нарушенных или оспариваемых прав на них.
Заявление можно подать несколькими способами:
Документы, необходимые для регистрации лицензии
Для того, чтобы зарегистрировать лицензионное соглашение, нужно подготовить и подать в патентное ведомство пакет документов, включающий:
Бланки и примеры их заполнения опубликованы на сайте ФГБУ «ФИПС».
Государственные пошлины
Размер государственных пошлин, которые необходимо уплатить за регистрацию лицензии в «Роспатенте», указаны в таблице ниже.
Величина обязательного платежа
Для дополнительного объекта в договоре (доплата к основной пошлине)
Какие лицензионные договоры подлежат регистрации
ГК РФ Статья 1235. Лицензионный договор
Перспективы и риски арбитражных споров. Ситуации, связанные со ст. 1235 ГК РФ
Лицензиат может использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.
2. Лицензионный договор заключается в письменной форме, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. Несоблюдение письменной формы влечет недействительность лицензионного договора.
Предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации по лицензионному договору подлежит государственной регистрации в случаях и в порядке, которые предусмотрены статьей 1232 настоящего Кодекса.
(п. 2 в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. В лицензионном договоре должна быть указана территория, на которой допускается использование результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Если территория, на которой допускается использование такого результата или такого средства, в договоре не указана, лицензиат вправе осуществлять их использование на всей территории Российской Федерации.
4. Срок, на который заключается лицензионный договор, не может превышать срок действия исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации.
В случае, когда в лицензионном договоре срок его действия не определен, договор считается заключенным на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное.
В случае прекращения исключительного права лицензионный договор прекращается.
5. По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
При отсутствии в возмездном лицензионном договоре условия о размере вознаграждения или порядке его определения договор считается незаключенным. При этом правила определения цены, предусмотренные пунктом 3 статьи 424 настоящего Кодекса, не применяются.
Выплата вознаграждения по лицензионному договору может быть предусмотрена в форме фиксированных разовых или периодических платежей, процентных отчислений от дохода (выручки) либо в иной форме.
(абзац введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
5.1. Не допускается безвозмездное предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации в отношениях между коммерческими организациями на территории всего мира и на весь срок действия исключительного права на условиях исключительной лицензии, если настоящим Кодексом не установлено иное.
(п. 5.1 введен Федеральным законом от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
6. Лицензионный договор должен предусматривать:
1) предмет договора путем указания на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, право использования которых предоставляется по договору, с указанием в соответствующих случаях номера документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат или на такое средство (патент, свидетельство);
(в ред. Федерального закона от 12.03.2014 N 35-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2) способы использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации.
7. Переход исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации к новому правообладателю не является основанием для изменения или расторжения лицензионного договора, заключенного предшествующим правообладателем.
Лицензионный договор
Мы продолжаем тему прав на интеллектуальную собственность. Главное правило такое: нельзя использовать чужую работу, пока не разрешил автор. Вот что мы об этом написали:
Юрист Дарья Тимохина рассказывает, как получить права по лицензионному договору. Пока рассказываем о российских лицензиях, о зарубежных поговорим в другой раз.
Зачем нужен лицензионный договор
Лицензионный договор — один из способов получить права на работу автора. Без прав нельзя использовать чужое: ни фото из Гугл-картинок, ни музыку с фейсбука, ни твит. Иначе автор может подать в суд и отсудить компенсацию до пяти миллионов рублей.
Лицензионный договор используется в двух случаях. Чаще всего, когда автор передает права не одному клиенту, а нескольким. Так работают стоки с фотографиями, сервисы для бухгалтерии и ЦРМ, дизайнерские студии со шрифтами.
В магазине студии Артемия Лебедева можно купить шрифт по лицензии. Это значит, что такой шрифт может быть у вас и вашего конкурента. Магазин шрифтов на сайте студии Ледебева
Есть еще одна ситуация для лицензионного договора — когда закон требует заключить такой договор. Речь о программе и товарном знаке. Программист разработал программу, и если компания хочет ее получить, она вправе это сделать только по лицензионному договору.
Чтобы было проще составить договор, мы приготовили шаблон. Шаблон можно скачать и заполнить под себя.
Простая и исключительная лицензия
Лицензия бывает двух типов: исключительная и неисключительная. Разница в том, у кого право использовать работу автора.
Если автор планирует передать права нескольким людям, хоть трем, хоть сотне — он подписывает договор на неисключительную лицензию. Еще она называется «простой».
Если автор передает права одному клиенту и больше никому передавать не будет, у него договор на исключительную лицензию.
Неисключительная, или простая
Фотограф сделал серию снимков с котами и передает ее Шатерстоку. Его фотографии могут быть где угодно: на рекламе банка, обложках тетрадей, календарях
Исключительная
Фотограф снял серию котов, передает ее ООО «Питомцы» и не может передавать кому-либо еще
В договоре необязательно указывать тип лицензии — можно составить договор без упоминания, какая это лицензия, исключительная или простая.
Если в договоре нет типа лицензии, она считается простой и неисключительной. Поэтому клиентам надо обратить внимание на формулировки, иначе может оказаться, что автор вправе передать работу другим компаниям, в том числе конкурентам клиента.
Форма договора
Договор должен быть письменным, устно договориться о лицензии нельзя, это требует 1235-я статья Гражданского кодекса. Зато форму договора можно выбрать на свой вкус.
Есть вариант «бумажного» договора. Например, клиент хочет использовать фотографию, составляет договор, распечатывает и дает фотографу на подпись. Это бумажный договор.
Еще вариант — составить оферту и опубликовать ее на сайте. Оферта нужна, чтобы передавать права разным клиентам.
Фотосток публикует оферту на сайте, и теперь ему не надо бегать с договором за каждым клиентом. Компании нужна фотография, значит, она идет на сайт, смотрит оферту, подписывает и получает фотографию. Фотостоку не надо тратить время на договор.
Правила оферты для лицензионного договора такие же, как для любого другого. О правилах оферты рассказываем в статье Дела.
Кто подписывает договор
Инициатором лицензионного договора может быть любой:
В договоре есть два термина: лицензиар и лицензиат. Лицензиар — тот, кто передает права на работу, например, автор. Лицензиат — кто получает права. Расшифровка есть в начале договора или конце. Можно составить договор так:
Условия передачи прав
Что клиент вправе делать с работой и на каких условиях — обязательные пункты лицензионного договора. Без них клиент рискует. Партнер сможет оспорить трактовку договора, а суд — решить, что договор вовсе не заключили.
Вот что нужно описать в договоре: на что автор передает права, кому и для какой территории.
На что автор передает права или предмет договора. Как описать предмет, чтобы защитить себя от недопонимания, мы рассказывали в статье Дела. Если кратко, подход такой: чем точнее опишете, тем надежнее договор. Примеры описания:
Автор передает заказчику десять фотографий в формате RAW от 5 марта 2017 года, записанных на диск DVD-R 4.7 GB 1-4x. Сюжет фотографий: портрет девушки с веслом, яблоком, на мотоцикле, качелях, с удочкой, в зимнем саду, квартире, музее, коробке, библиотеке. Фотографии сделаны на фотоаппарат Nikon D3100 kit 18-55.
Администрация предоставляет неисключительную лицензию на использование платформы и оказывает сопутствующие услуги. Платформа — программный комплекс администрации, который расположен по адресу https://tilda.cc.
В каком формате передает: на флешке, диске, ссылкой на электронный архив.
Территория. Территория может быть любой: вся страна, конкретный город или без ограничений. Возможные формулировки:
Лицензиат вправе использовать работу на территории Краснодарского края;
… без ограничения по территории.
Кто получает права. Кажется, это простой пункт: раз компания подписывает договор, значит, у нее права. Это не совсем так.
Компания получает доступ к программе, но программой будет пользоваться не абстрактная компания, а сотрудники. При этом надо разобраться, кого считать сотрудниками: стажеров, только штатных и неуволенных; которые работают в России или где угодно.
Еще вопрос — сколько сотрудников получают доступ и как их считать. Если завтра компания наймет пятьсот сотрудников, они все могут получить доступ? На все вопросы надо найти ответы в договоре.
Если из договора не до конца понятно, кто получает права, можно случайно нарушить условия договора. Поэтому либо компания сама четко прописывает, либо просит партнера. Неправильных ответов здесь нет — главное, чтобы описание не вредило интересам компании.
Что можно делать с работой
В законе нет требований к условиям, поэтому можно ставить любые, которые выгодны правообладателю и клиенту.
Требования ЦРМ Мегаплана: «Право использовать экземпляр программы для собственного потребления без права переделки или иной переработки, без права распространения». Договор и условия целиком, на сайте Мегаплана.
Конструктора для сайта «Тильды»: «Пользователь не вправе изменять, настраивать, переводить или создавать производные продукты, основанные на сайте и элементах библиотеки, а также интегрировать сайт или элементы библиотеки в другие результаты интеллектуальной деятельности». Договор Тильды.
Студии Артемия Лебедева. «Персональные и студенческие лицензии дают право воспроизводить шрифт на одном компьютере и использовать его в личных и некоммерческих проектах.
Студенческая лицензия предоставляет право студенту на бесплатное использование шрифта в учебных некоммерческих проектах в течение всего периода обучения.
Персональная лицензия предоставляет право на использование шрифта для оформления личных документов, сайтов или блогов, не связанных с коммерческой деятельностью». Договор студии Артемия Лебедева.
Для программ есть ограничения: нельзя запрещать действия, которые нужны для работы с ней. Об этом говорит 1280-я статья Гражданского кодекса. Например, нельзя запретить «изучать, исследовать или испытывать функционирование программы в целях определения идей и принципов». Для всего остального ограничений нет.
Правило такое: если в договоре написано «нельзя делать вот так», значит, нельзя. А если запрета нет — значит, всё разрешено. Поэтому прежде чем подпишете договор, убедитесь, что в запрете нет чего-то важного.
Возможность перепродать права
В лицензионном договоре может быть право на сублицензионный договор или, на русском языке, право передавать права кому-то еще. Условие важно, если одна компания получает права на работу, чтобы потом перепродать другой. Например, так делают фотостоки и дистрибьюторы программ.
Нельзя передать права кому-то без письменного согласия правообладателя, это требование 1238-й статьи Гражданского кодекса.
Если согласие на перепродажу понадобится, есть два варианта: написать отдельный документ о согласии или прописать разрешение в лицензионном договоре. В обоих случаях подходит фраза: «Лицензиат вправе заключать сублицензионные договоры. Лицензиат обязан уведомлять лицензиара о таких договорах».
Срок действия договора
В лицензионном договоре обычно есть срок действия. Могут быть фразы:
Договор действует в течение 10 (десяти) лет, начиная со дня его заключения;
… с момента акцепта до момента удаления аккаунта пользователя;
… до полного исполнения всех обязательств.
Формально указывать срок в договоре необязательно. Если срока нет, договор действует и все обязательства в силе. Правда, в этом случае срок устанавливает закон — пять лет. Это норма из 1235-й статьи Гражданского кодекса.
Если компания подписывает договор не с автором, а с правообладателем, надо перепроверить срок договора. Лицензионный договор действует столько, сколько действуют исключительные права. Вот что это значит:
Фотограф передал права на серию с котами фотостоку до 2020 года.
Сейчас 2018 год. Значит, фотосток вправе перепродавать права на серию еще два года.
Если фотосток продаст серию в 2021 году, договор на серию будет недействительным. Автор может подать иск против компании, которая купит фотографии, и отсудить компенсацию до пяти миллионов рублей.
Исключение из правила — права на ноу-хау. Как работать с ноу-хау — тема отдельной статьи. Если нужно разобраться сейчас, о сроке говорится в 1469-й статье Гражданского кодекса.
Подпись на договоре
Подпись для бумажного договора очевидная: клиент и автор расписываются вживую.
Для оферты вариантов больше. Правила оферты для лицензионного договора такие же, как для любого другого — для оферты нужна подпись.
Скаенг продает уроки английского через оферту. Акцепт для оферты — оплата занятий: «При оплате пользователем сервиса, предлагаемого на Сайте и/или использовании cервиса или его отдельных функций, пользователь считается принявшим настоящий договор в полном объеме, без всяких оговорок и исключений (акцепт пользователя)». Договор Скаенга
«Тильда» считает акцептом регистрацию: «Регистрация в специальной форме, размещенной по адресу https://tilda.cc/registration/, является безусловным и безоговорочным принятием (акцептом) пользователем условий данного соглашения». Договор Тильды
Самые частые акцепты — это оплата или регистрация. Такие варианты законные и надежные, их можно использовать в лицензионном договоре.
Проверка прав
Откровенные мошенники встречаются не каждый день. Скорее всего, вот такой ситуации не будет: компания украла программу и теперь перепродает на нее права. А потом появляется настоящий автор и начинает судиться со всеми, кто незаконно использовал его программу. Но как юрист советую перестраховаться.
Хорошо, если в лицензионном договоре есть фраза, которая подтверждает наличие прав.
Цитата договора «Тильды»: «Администрация является правообладателем платформы и ее составных частей (код, дизайн, базы данных, ноу-хау, библиотеки, блоки, шаблоны)». Договор Тильды
Цитата из Мегаплана: «Исключительные права на программу принадлежат лицензиару на основании договора об отчуждении исключительного права на программу для ЭВМ „Мегаплан“, зарегистрированного года, рег. No РД 006 7802(свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ No 2 008 612 405, зарегистрировано в реестре программ для ЭВМ 19 мая 2008 г.)». Договор Мегаплана
Цитата договора дизайнерской студии: «Студия гарантирует, что исключительное право на материалы в полном объеме принадлежит только студии. В случае претензий или исков к заказчику из-за нарушений прав третьих лиц студия урегулирует претензии за свой счет».
Часто по лицензионному договору права продает не автор, а его посредник. Посредником может быть внешняя компания, например, фотосток или маркетплейс — интернет-магазин, который продает чужие программы или услуги.
Исключительные права работодателя, статья в Деле
Еще посредником бывает работодатель. Например, дизайнерская студия поручает дизайнерам разработать шрифты, они их готовят, и студия их продает клиентам. В этом случае авторы — это сотрудники, а студия — посредник в продажах.
Если покупаете у посредника, лучше убедиться, что у него есть право перепродавать права. У работодателя здорово попросить отрывок из шаблона трудового договора. Подходит цитата со словами о получении исключительных прав. Например:
Все исключительные права на произведения, созданные работником в ходе выполнения трудового договора, принадлежат ООО «Маркиза».
У внешней компании-посредника можно попросить договор между компанией и автором. Автор просто так не передает права на работу, он тоже подписывает договор. Необязательно просить договор целиком, достаточно выдержки, например, начала договора:
Иванов И. И отчуждает исключительные права на фотографии ООО «Лучший фотосток Саратова».
Не факт, что получится собрать подтверждение наличия прав. Если речь о фотографии со стока, и это не редкое извержение вулкана, а обычные котики, можно не тратить время на сбор доказательств.
Если покупаете что-то дорогое — программу или фото с вулканом, советую перестраховаться. Возможно, разбирательства с автором займут больше времени, чем сбор доказательств.
Счет для ИП и ООО в Модульбанке
Удобный сервис, недорогие тарифы, защита от блокировок по 115ФЗ
Короче
Что написать в договоре
На что правообладатель передает права и в каком формате
Что можно делать с работой и на какой территории
Можно ли перепродавать права
Срок действия договора
Как подстраховаться
Проверить, какая лицензия по договору — исключительная или простая
Убедиться, что у правообладателя есть права на работу
5 ЛЕТ
действует лицензионный договор, если не указать срок